¿Puedo utilizar la marca de un tercero como hashtag #?

Usar la marca de un tercero puede constituir o no una infracción de marca.

El uso de las marcas de otros no es un tema nuevo. A bote pronto podemos pensar, por ejemplo, en la publicidad comparativa, publicidad a la que pocos anunciantes se atreven pero que es perfectamente lícita siempre que se cumplan unos requisitos mínimos… Un claro uso «lícito» de la marca de un tercero… Cito tu marca para decir que la mía es mejor.

Y no es el único caso. 

Usar una marca de la competencia siempre suscita “recelo”. Uno de los casos más polémicos es la utilización de la marca de un competidor como palabra clave en un buscador de Internet (los famosos «AdWords» en el caso de Google). Una práctica extendida, permitida pero que sólo en algunos casos puede constituir infracción. Las sentencias más recientes, en la línea de lo que en su día apuntó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el conocido caso Interflora vs. Marks & Spencer insisten en que la regla general es el uso lícito pero sólo en los casos en los que exista confusión en cuanto al origen empresarial, podríamos afirmar que existe infracción de marca. Un tema sobre el que hemos hablado en otras ocasiones y que a los anunciantes les suele resultar bastante incómodo: ¿por qué alguien puede utilizar mi marca para anunciar su propia empresa, sus productos o sus servicios? ¿Acaso no se está aprovechando? La polémica sigue estando servida. 

¿Y si necesitamos citar la marca de un tercero para ofertar nuestros propios productos o servicios porque tienen alguna relación con ella ? Esta situación ya está contemplada en la Ley de Marcas y en particular en el artículo 37 que regula los llamados usos lícitos de una marca.

 El artículo en cuestión dice así:

El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial:

a) De su nombre y de su dirección;

b) De indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos;

c) De la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios.

La interpretación de lo que entendemos como «prácticas leales en materia industrial o comercial» es harina de otro costal y recuerda mucho a aquello de la diligencia de «un buen padre de familia»… Más allá de polémicas interpretaciones sobre lo que es leal o no, dentro de estos usos, estaría el denominado “uso informativo” de la marca: necesitamos citar la marca de un tercero porque el nuestro está vinculado al del tercero, el caso más evidente es el de los repuestos: piezas que sirven para X marcas. El uso leal será citar la marca ajena porque nuestro producto es una pieza o repuesto de un artículo de otra marca (por ejemplo una bolsa para un determinado tipo de marca de aspirador) y necesitamos informar del destino de nuestro producto, esto es, un artículo de otra marca. Sobrepasar el uso leal sería convertir la marca ajena en protagonista de nuestro producto destacándola por encima de nuestra propia marca. No es lo mismo decir que en un taller se tienen repuestos de varias marcas que convertir una de las marcas o varias en el rótulo principal como si de un concesionario se tratara…

Algo parecido sucede con los hashtag (que como bien sabemos consisten en esas «etiquetas» con el símbolo # que nos permiten resaltar y etiquetar comentarios, imágenes y en definitiva, cualquier contenido en redes sociales fundamentalmente). 

Es muy diferente usar la marca en un ámbito privado, no comercial, no publicitario (#meapeteceunacocacola), esto es, en un contexto personal de una red social, que un uso realizado por una empresa que pretende utilizar la marca del tercero más allá de ese uso «leal en materia industrial o comercial».  El artículo 37 de la Ley de Marcas está para algo, utilicémoslo con cabeza. No obstante, estos casos requieren un análisis «caso por caso».

¿Y si el hashtag en cuestión es un eslogan de la marca? (p.e. #lachispadelavida) Estaríamos ante un caso similar pues en muchos casos los eslóganes deberían estar protegidos como marca pues cuentan con distintividad suficiente como para identificar su origen empresarial (#tegustaconducir; #justdoit; #porquetúlovales). Si la marca no está registrada, su titular tendrá más problemas a la hora de impedir el uso por un tercero. Si el eslogan es potente, mejor registrarlo.

En definitiva, a la hora de etiquetar en las redes sociales deberemos distinguir dos situaciones:

• Uso personal o un uso que siendo empresarial podríamos considerar «leal» según las prácticas de comercio. En principio, el uso sería perfectamente lícito. Insistimos en el artículo 37 que tiene sus «dobleces.
• Uso comercial, publicitario o en definitiva a «título de marca». Si usamos la marca de un tercero para vender nuestros propios productos, podríamos entrar plenamente en la conducta de infracción y por lo tanto perseguible e indemnizable.

No sería tan extraño enviar o recibir un requerimiento instando a cesar en el uso de la marca de un tercero. Y si es competencia, ni digamos. Estos usos de marca ajena son delicados y sólo un asesoramiento y estrategias previos, cabales y contextualizados en el caso concreto pueden inclinar la balanza hacia la legalidad o hacia todo lo contrario.

 

Paz Martín

#losdetallesimportan

25 de octubre 2018