Marcas Online

¿Puedo utilizar la marca de un tercero como hashtag #?

Usar la marca de un tercero puede constituir o no una infracción de marca.

El uso de las marcas de otros no es un tema nuevo. A bote pronto podemos pensar, por ejemplo, en la publicidad comparativa, publicidad a la que pocos anunciantes se atreven pero que es perfectamente lícita siempre que se cumplan unos requisitos mínimos… Un claro uso “lícito” de la marca de un tercero… Cito tu marca para decir que la mía es mejor.

Y no es el único caso. 

Usar una marca de la competencia siempre suscita “recelo”. Uno de los casos más polémicos es la utilización de la marca de un competidor como palabra clave en un buscador de Internet (los famosos “AdWords” en el caso de Google). Una práctica extendida, permitida pero que sólo en algunos casos puede constituir infracción. Las sentencias más recientes, en la línea de lo que en su día apuntó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el conocido caso Interflora vs. Marks & Spencer insisten en que la regla general es el uso lícito pero sólo en los casos en los que exista confusión en cuanto al origen empresarial, podríamos afirmar que existe infracción de marca. Un tema sobre el que hemos hablado en otras ocasiones y que a los anunciantes les suele resultar bastante incómodo: ¿por qué alguien puede utilizar mi marca para anunciar su propia empresa, sus productos o sus servicios? ¿Acaso no se está aprovechando? La polémica sigue estando servida. 

¿Y si necesitamos citar la marca de un tercero para ofertar nuestros propios productos o servicios porque tienen alguna relación con ella ? Esta situación ya está contemplada en la Ley de Marcas y en particular en el artículo 37 que regula los llamados usos lícitos de una marca.

 El artículo en cuestión dice así:

El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial:

a) De su nombre y de su dirección;

b) De indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos;

c) De la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios.

La interpretación de lo que entendemos como “prácticas leales en materia industrial o comercial” es harina de otro costal y recuerda mucho a aquello de la diligencia de “un buen padre de familia”… Más allá de polémicas interpretaciones sobre lo que es leal o no, dentro de estos usos, estaría el denominado “uso informativo” de la marca: necesitamos citar la marca de un tercero porque el nuestro está vinculado al del tercero, el caso más evidente es el de los repuestos: piezas que sirven para X marcas. El uso leal será citar la marca ajena porque nuestro producto es una pieza o repuesto de un artículo de otra marca (por ejemplo una bolsa para un determinado tipo de marca de aspirador) y necesitamos informar del destino de nuestro producto, esto es, un artículo de otra marca. Sobrepasar el uso leal sería convertir la marca ajena en protagonista de nuestro producto destacándola por encima de nuestra propia marca. No es lo mismo decir que en un taller se tienen repuestos de varias marcas que convertir una de las marcas o varias en el rótulo principal como si de un concesionario se tratara…

Algo parecido sucede con los hashtag (que como bien sabemos consisten en esas “etiquetas” con el símbolo # que nos permiten resaltar y etiquetar comentarios, imágenes y en definitiva, cualquier contenido en redes sociales fundamentalmente). 

Es muy diferente usar la marca en un ámbito privado, no comercial, no publicitario (#meapeteceunacocacola), esto es, en un contexto personal de una red social, que un uso realizado por una empresa que pretende utilizar la marca del tercero más allá de ese uso “leal en materia industrial o comercial”.  El artículo 37 de la Ley de Marcas está para algo, utilicémoslo con cabeza. No obstante, estos casos requieren un análisis “caso por caso”.

¿Y si el hashtag en cuestión es un eslogan de la marca? (p.e. #lachispadelavida) Estaríamos ante un caso similar pues en muchos casos los eslóganes deberían estar protegidos como marca pues cuentan con distintividad suficiente como para identificar su origen empresarial (#tegustaconducir; #justdoit; #porquetúlovales). Si la marca no está registrada, su titular tendrá más problemas a la hora de impedir el uso por un tercero. Si el eslogan es potente, mejor registrarlo.

En definitiva, a la hora de etiquetar en las redes sociales deberemos distinguir dos situaciones:

  • Uso personal o un uso que siendo empresarial podríamos considerar “leal” según las prácticas de comercio. En principio, el uso sería perfectamente lícito. Insistimos en el artículo 37 que tiene sus “dobleces.
  • Uso comercial, publicitario o en definitiva a “título de marca”. Si usamos la marca de un tercero para vender nuestros propios productos, podríamos entrar plenamente en la conducta de infracción y por lo tanto perseguible e indemnizable.

No sería tan extraño enviar o recibir un requerimiento instando a cesar en el uso de la marca de un tercero. Y si es competencia, ni digamos. Estos usos de marca ajena son delicados y sólo un asesoramiento y estrategias previos, cabales y contextualizados en el caso concreto pueden inclinar la balanza hacia la legalidad o hacia todo lo contrario.

 

Paz Martín

#losdetallesimportan

25 de octubre 2018

 

 

 

 

El uso de una marca ajena como keyword ¿es infracción?

Las empresas siguen mostrando interés por estas conductas de uso de marcas ajenas como adwords que pueden ser o no ilegales en función de las circunstancias.

Según el perfil del lector que tenga curiosidad por el presente post, el primer pensamiento al leer el titular puede ser: por supuesto que no. Google lo permite y además es legal.

Y de hecho es así: utilizar una marca ajena como palabra clave de búsqueda en un buscador no constituye, en principio, infracción alguna. Con independencia de lo poco “elegante” de la práctica. Sin embargo, la cuestión no es tan sencilla.

Empecemos por el principio: Todos luchamos por posicionar nuestras webs en los primeros lugares de los buscadores, en particular Google. Google tiene además su sistema de anuncios, “Adwords”, a través del cuál una empresa puede anunciarse de forma que cada vez que alguien busque, por ejemplo, la palabra “ABOGADOS”, aparezca nuestro anuncio (aunque no es el caso, podría ser, LEGAL THINGS ABOGADOS). La cuestión estará en que la palabra “abogados” puede estar siendo utilizada por muchos otros despachos y el que nuestro anuncio aparezca en primer lugar puede costar bastante.

Pero ¿y si decidimos elegir la marca o el nombre de un despacho de nuestra competencia? Es decir, que cada vez que alguien busque por “MICOMPETENCIA” aparezca mi anuncio. Aunque a algunos nos sigue pareciendo una estrategia muy agresiva comercialmente y cercana a las prácticas desleales, esta es una práctica completamente lícita y ha sido abordada por los Tribunales.

Una de las primeras Sentencias al respecto la dictó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Marks & Spencer vs. Interflora (caso 323/09).

Esta Sentencia es la que ha marcado el criterio a seguir en estos casos. Lo que en realidad establece es que sólo existirá infracción cuando exista confusión en cuanto al origen de la oferta y en tal sentido, citamos literalmente, dice:
El titular de una marca está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad –a partir de una palabra clave idéntica a esa marca que el citado competidor seleccionó en el marco de un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del titular– de productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada, cuando dicho uso pueda menoscabar una de las funciones de la marca.

Este uso:

a) menoscaba la función de indicación del origen de la marca cuando la publicidad mostrada a partir de la palabra clave no permite o permite difícilmente al consumidor normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios designados por el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa vinculada económicamente a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero;

b) en el marco de un servicio de referenciación de las características del que se trata en el litigio principal, no menoscaba la función publicitaria de la marca, y;

c) menoscaba la función de inversión de la marca si supone un obstáculo esencial para que dicho titular emplee su marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel.”
Es decir, estaríamos ante una infracción cuando el consumidor no sea capaz de saber si la oferta del anuncio está, de alguna forma vinculada con el titular de la marca (cosa que puede suceder con las páginas que ofrecen falsificaciones o réplicas de una marca original).

En cambio, dice la propia Sentencia: cuando la publicidad que aparezca en Internet a partir de una palabra clave correspondiente a una marca de renombre proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de la marca de renombre sin ofrecer una simple imitación de los productos o de los servicios del titular de dicha marca, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar por lo demás las funciones de la mencionada marca, procede concluir que este uso constituye, en principio, una competencia sana y leal en el sector de los productos o de los servicios de que se trate y, por lo tanto, se realiza con «justa causa» en el sentido de los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94.

Puede no gustarnos la conclusión que además, hasta ahora, no ha sido contradicha por ningún otro tribunal, pero la realidad es que si no hay “dilución o difuminación” de la marca estamos ante una competencia “sana y leal”.

Si exploramos en la jurisprudencia en otros países de nuestro entorno más allá de las fronteras de la Unión Europea, el criterio es bastante similar y los tribunales difícilmente restringen el uso de la marca ajena si queda claro que el anuncio resultado de la búsqueda es una “alternativa” a los productos o servicios buscados.

En el mismo sentido se ha pronunciado sin modificar un ápice el criterio, nuestro Tribunal Supremo en diferentes Sentencias, las más conocidas la del caso MASALTOS y la del caso ORONA que aunque con diferentes aproximaciones abordan el mismo tema. La Sentencia del Tribunal Supremo 620/2016 de 26 de febrero (caso MASALTOS), el alto Tribunal afirma:

la sentencia sí repara en dicha circunstancia, al afirmar que la ausencia de tales términos en el anuncio indica claramente a los consumidores que se trata de empresas distintas y competidoras de “Maherlo”. Respetándose así la función de indicación del origen de la marca a que hemos hecho referencia cuando hemos compendiado los pronunciamientos del TJUE sobre el uso de marcas en buscadores de internet. Es decir, en los términos de la sentencia “Interflora”, antes transcritos, no hay menoscabo de la función de la indicación del origen de la marca.

Por su parte, la Sentencia del Tribunal Supremo 541/2017 de 15 de febrero (caso ORONA), aunque aborda la perspectiva desde la posible deslealtad de la práctica desestimando la acción en aplicación de la doctrina de complementariedad relativa, se pronuncia al respecto del uso de las marcas ajenas en el mismo sentido.
Otras Sentencias ya firmes han admitido, en la línea jurisprudencial marcada, que existe infracción al no superarse esa inexistencia de confunsión en el origen empresarial. Nos referimos, entre otras, a la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil num. 3 de Valencia de 30 de junio de 2016 (248/2016) en un conflicto por esta materia entre las compañías GEDESCO y FICOMSA.

Como conclusión debemos añadir que si bien la práctica habitual determina que si aparece la marca ajena en el texto del propio anuncio estamos ante una infracción y si no aparece, no; esta afirmación no puede ni debe ser taxativa al encontrarnos en situaciones en las que no apareciendo la marca ajena en el propio texto del anuncio, el origen empresarial es dudoso y ese usuario medio puede no tener claro dónde está entrando…
Muchas dudas se nos plantean: especialmente si todos los usuarios de los buscadores son “razonablemente atentos” o si este planteamiento favorece a las marcas menos conocidas que a las notorias y renombradas…

Si alguien se decide por esta práctica, no está de más consultar previamente con un abogado (además de con los correspondientes expertos en marketing digital) para determinar si la elección de las marcas de la competencia no le va a salir caro discutiendo su estrategia digital en los tribunales por una posible infracción de marca.

Paz Martín

Febrero 2018